# Cosa si può registrare come marchio?
Un marchio non si limita a un’unica tipologia, né la sua registrazione riguarda solo “il termine” che identifica un prodotto o servizio. È possibile registrare parole, ma un marchio può anche includere disegni, singole lettere, numeri, suoni, forme specifiche associate al prodotto, colori o combinazioni di colori.
Sulla base di questi elementi, i marchi possono essere classificati come segue:
- Marchi denominativi, composti solo da lettere, parole, numeri o combinazioni specifiche di caratteri.
- Marchi figurativi, costituiti da rappresentazioni stilizzate o elementi grafici definiti da grafica o colori.
- Marchi figurativi con elementi denominativi, ovvero una combinazione unica di elementi grafici e testuali.
- Marchi di forma, come forme tridimensionali riferite al prodotto, al design o a un packaging specifico.
- Marchi di forma con elementi denominativi, che combinano forme con nomi, lettere o parole.
- Marchi di posizione, riconoscibili per la posizione specifica sul prodotto.
- Marchi a motivi ripetuti, caratterizzati da elementi che si ripetono in modo regolare.
- Marchi di colore unico, senza contorni definiti.
- Marchi di colore, formati da combinazioni specifiche di colori.
- Marchi sonori, dove uno o più suoni distintivi diventano identificativi.
- Marchi multimediali, che combinano immagini, suoni e altri elementi simili.
- Marchi olografici, una categoria recente basata su immagini DOVIDs (Diffractive Optical Variable Image Devices).
# Chi può registrare un marchio?
Un marchio può essere registrato sia da un’azienda che da una persona fisica senza Partita IVA. Può inoltre essere intestato a più persone o imprese.
Chiunque può registrare un marchio, e la Partita IVA non è necessaria
È importante ricordare che registrare un marchio implica l’obbligo di utilizzarlo, anche indirettamente, entro 5 anni dalla registrazione, per evitare la decadenza e la conseguente perdita dei diritti associati. Chi non intende utilizzare il marchio dopo averlo registrato ha comunque la possibilità di concederlo in licenza a terzi, mantenendone la proprietà.
# Quanto tempo ci vuole per registrare un marchio?
Dopo aver ricevuto l’incarico dal cliente, il nostro studio deposita la domanda di registrazione presso l’Ufficio Marchi entro pochi giorni. L’Ufficio esegue una valutazione preliminare e, se non ci sono problematiche, pubblica la domanda nel bollettino ufficiale.
La pubblicazione è un passaggio fondamentale per tre motivi:
- Rende nota ai soggetti interessati l’avvenuta domanda.
- Permette a chi ritiene che il nuovo marchio leda i propri diritti di contestare la domanda entro 3 mesi.
- Al termine dei 3 mesi, eventuali contestazioni in Italia potranno essere avanzate solo tramite un lungo e costoso procedimento giudiziario.
Se trascorrono i 3 mesi senza opposizioni, l’Ufficio Marchi concede la registrazione. La durata del procedimento è variabile e dipende dalla rapidità dell’Ufficio nel completare la pratica. Attualmente, i tempi medi di concessione presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sono di circa 12 mesi. I nostri professionisti seguono l’intero iter, notificando tempestivamente al cliente la concessione del marchio e inviando gratuitamente il certificato di registrazione.
I tempi medi per la registrazione di un marchio in Italia sono di circa 10 mesi
Nel caso in cui vi sia una contestazione entro i 3 mesi dalla pubblicazione, l’iter di registrazione si interrompe, e l’Ufficio Marchi avvia la “procedura di opposizione”. Le parti coinvolte – chi richiede la registrazione e chi si oppone – vengono informate e hanno 2 mesi (prorogabili) per trovare un accordo, come avviene spesso.
Se non si raggiunge un accordo per la coesistenza dei marchi, ciascuna parte può presentare una memoria per motivare la propria posizione, spiegando perché il marchio debba o meno essere registrato. L’Ufficio Marchi raccoglie tutta la documentazione e decide infine a favore o contro la registrazione.
# Da quando un Marchio si considera registrato?
Un marchio è considerato “registrato ufficialmente” solo dopo che l’Ufficio Marchi ha completato la pratica e rilasciato il certificato di registrazione. Tuttavia, questo non implica che nel frattempo il marchio sia privo di tutele. Una volta depositato, il marchio è protetto dalla legge sin dal momento del deposito e, da questa data in poi, il titolare può difendere i propri diritti da contestazioni di terzi e diffidare chiunque utilizzi un marchio simile o identico.
In altre parole, quindi, il marchio gode di una protezione retroattiva a partire dalla data di primo deposito.
# Cos’è un Marchio registrato?
Al di là delle procedure e degli enti preposti, è importante chiarire cosa rappresenti un marchio registrato e quali siano le sue caratteristiche principali. Un marchio è un segno utilizzato nel commercio per identificare un prodotto o servizio, consentendo al consumatore di distinguere un’azienda dalla concorrenza.
Il modo migliore per proteggere un marchio contro la contraffazione o altri usi illeciti è registrarlo seguendo una procedura e una strategia adeguate. Alcuni Paesi, come l’Italia, offrono una tutela parziale anche ai cosiddetti “marchi di fatto“, ossia i marchi usati regolarmente pur non essendo registrati.
Registrando il tuo marchio, ottieni il diritto di non essere contestato
Il tema dei marchi di fatto e della loro tutela legale è complesso e spesso oggetto di controversie. In alcuni casi, un marchio di fatto può beneficiare di tutele simili a quelle di un marchio registrato; tuttavia, utilizzare un marchio non registrato espone a rischi economici e d’immagine significativi. Se qualcun altro registra lo stesso marchio prima di noi, potremmo essere costretti a dimostrare in tribunale di averlo usato per primi e di avere una certa notorietà, un processo che richiede tempo, risorse e può limitarci a usare il nostro marchio solo nelle aree in cui siamo effettivamente operativi. Nel frattempo, il nostro concorrente potrebbe promuovere il marchio altrove e sottrarci mercato.
# Cos’è la capacità di novità?
Il segno da registrare deve avere la capacità di identificare un prodotto o servizio in modo inequivocabile. La capacità distintiva di un marchio può essere influenzata da altri fattori, come il suo utilizzo e la notorietà acquisita nel tempo: pertanto, esistono marchi inizialmente deboli in termini di capacità distintiva che, con l’uso e la popolarità, possono diventare distintivi.
# Cos’è la capacità distintiva?
Non è possibile registrare un marchio identico o simile ad altri segni che identificano prodotti o servizi analoghi, poiché la somiglianza con un marchio preesistente potrebbe generare confusione tra i consumatori, portandoli a pensare che i marchi siano lo stesso o che siano associati. Per questo motivo, una ricerca di novità accurata è fondamentale per individuare eventuali marchi simili e prevenire la richiesta di tutela per un marchio troppo somigliante o identico a uno già registrato.
# Cos’è la liceità?
Un marchio può essere registrato solo se non contiene elementi che violano la legge, l’ordine pubblico o il buon costume. Sono inoltre vietati i marchi che potrebbero ingannare il pubblico o violare diritti di terzi. Un esempio comune è il tentativo di registrare un marchio che induca il consumatore a farsi un’idea errata sulla qualità del prodotto.
# Cos’è un Marchio debole?
Un “marchio forte” è un segno senza alcuna relazione con il prodotto o servizio che rappresenta. In questo caso, il consumatore associa il segno al prodotto nonostante non ci sia alcun legame logico tra i due, come avviene ad esempio per la parola “apple,” che normalmente identifica un frutto, non un computer.
Al contrario, un segno che presenta somiglianze o collegamenti logici con il prodotto o servizio a cui si riferisce è probabilmente un “marchio debole”.
I marchi deboli sono spesso descrittivi: utilizzano parole o termini strettamente legati alle caratteristiche del prodotto, o termini di carattere generico o elogiativo. Un esempio di marchio debole è DIVANI & DIVANI, un termine descrittivo che contiene una parola di uso comune nel settore. Se si possiede un marchio debole, bisogna essere consapevoli che i concorrenti possono utilizzare parte o tutto il marchio senza possibilità di impedirlo tramite strumenti legali efficaci.
# Quanto dura la registrazione di un Marchio?
In Italia e nella maggior parte dei Paesi, un marchio ha una validità di 10 anni dalla data di registrazione e può essere rinnovato un numero illimitato di volte, in base alle necessità e agli obiettivi del titolare. La data di scadenza coincide con l’ultimo giorno del mese in cui è stato effettuato il primo deposito: ad esempio, un marchio depositato il 10 aprile 2017 scadrà il 30 aprile 2027.
La richiesta di rinnovo deve essere presentata nei 12 mesi precedenti la scadenza dei 10 anni, oppure, con una mora, entro i 6 mesi successivi a tale data.
# Quali diritti concede un Marchio registrato?
La registrazione di un marchio garantisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare un determinato segno per identificare un prodotto, un servizio o un’attività. Il segno registrato è associato a una o più classi merceologiche che ne delimitano l’ambito d’uso: ad esempio, i marchi per prodotti chimici rientrano nella classe 1, mentre quelli per servizi di ristorazione appartengono alla classe 43.
Se non registri il tuo marchio, rimani costantemente esposto a rischi
Oltre al diritto di utilizzo esclusivo, si acquisisce anche il diritto di contestare le richieste di registrazione di marchi simili o identici. Infine, un altro vantaggio della registrazione è il diritto di non subire contestazioni da parte di terzi, soprattutto se il marchio è registrato da oltre 5 anni. In questo caso, la legge conferisce una tutela speciale, proteggendo il marchio da azioni legali intentate contro di esso.
# Quando conviene registrare un Marchio?
A questa domanda c’è una sola risposta: registrare un marchio conviene sempre. Quando si avvia una nuova attività o si lancia un prodotto con un nome specifico, è essenziale ridurre al minimo il rischio di contestazioni future.
Registrare un marchio è sempre la scelta giusta perché offre protezione
È inoltre fondamentale proteggere la propria idea da utilizzi illeciti che potrebbero verificarsi, evitare che qualcuno registri un marchio simile al nostro e faccia concorrenza sleale, e difendersi dai tentativi di contraffazione. In altre parole, la registrazione del marchio, con l’aiuto di un professionista qualificato e una successiva sorveglianza, è il modo più sicuro per proteggere il proprio lavoro e ridurre al minimo i rischi futuri.